- 22 Ottobre 2024
- Marchi
- Elena Pomello
Al momento del deposito di una domanda di registrazione di un marchio figurativo o misto, cioè composto da elementi denominativi e figurativi, la scelta tra un marchio in bianco e nero, in scala di grigi o a colori risulta di strategica importanza.
Al momento del deposito si ha infatti la possibilità di scegliere se rivendicare o meno i colori.
La risposta dipende dalla natura del marchio e sicuramente dalla valutazione del ruolo del colore nel determinare il carattere distintivo del marchio.
Tale scelta non risulta perciò sempre facile, soprattutto tenendo in considerazione delle possibili esigenze legate all’uso in commercio che possono determinare la necessità di utilizzare il marchio in forme differenti rispetto a quella registrata.
Vediamo quindi qual è l’orientamento prevalente in base all’attuale prassi adottata a seguito di un programma di convergenza promosso dall’Ufficio Marchi dell’Unione Europea.
In primo luogo, in riferimento alla comparazione tra marchi nell’ambito della valutazione rispetto a diritti anteriori di terzi.
La prassi condivisa afferma che un marchio anteriore in bianco e nero non è identico allo stesso marchio a colori, a meno che le differenze di colore siano insignificanti. Allo stesso modo un marchio anteriore in scala di grigi non è identico allo stesso marchio a colori o in bianco e nero, a meno che le differenze di colore o di contrasto di tonalità siano insignificanti.
Ne consegue che per quanto riguarda la tutela, un marchio anteriore in bianco e nero non verrà considerato identico allo stesso marchio a colori successivo (e viceversa) a meno che la differenza di colore non siano insignificanti, ovvero differenze che il consumatore ragionevolmente attento percepirà solo a seguito di un raffronto diretto degli stessi.
L’altro aspetto rilevante è relativo all’utilizzo, ovvero se l’uso della versione a colori di un marchio registrato in bianco e nero/in scala di grigi (o viceversa) sia accettabile ai fini della dimostrazione dell’uso effettivo.
Premettiamo che è ammesso l’uso del marchio in una forma che si differenzia da quella in cui esso è stato registrato, nella misura in cui non venga alterato il carattere distintivo.
Relativamente alle alterazioni di colore si ritiene che una modifica che interessi esclusivamente il colore non alteri il carattere distintivo del marchio, a condizione che:
a) gli elementi figurativi/denominativi coincidono e costituiscono i principali elementi distintivi;
b) il contrasto delle tonalità sia rispettato;
c) il colore o la combinazione di colori non possiedano di per sé carattere distintivo e
d) il colore non sia uno dei principali elementi che contribuiscono a determinare il carattere distintivo generale del marchio.
La scelta di rivendicare o meno i colori al momento del deposito deve essere perciò oggetto di un’attenta analisi.
Affidati a un professionista
È importante, perciò, valutare preventivamente con un professionista del settore come i colori di un marchio possano incidere sulla tutela dello stesso dopo la sua registrazione. Lo Studio Bonini mette a disposizione un team di professionisti specializzati in tutti i settori merceologici: meccanico, elettronico, chimico, farmaceutico, meccatronico, IT/software, biotecnologico, alimentare, materie plastiche, medicale, wellness. Lo Studio offre servizi a 360° per la protezione e la valorizzazione delle opere dell’ingegno e la tutela e registrazione dei marchi. Affidarsi a professionisti del settore per depositare un marchio è un passo imprescindibile.
